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详细解读:向外国申请专利的保密审查

来源:八月瓜知识产权 编辑:八月瓜 发布日期:2020-12-11

  向外国申请专利的保密审查,并非一个非常常用的程序,但是如果疏忽了,它很可能最终给专利致命一刀作为报复。

  什么是保密审查?通俗而言,你可以想象SIPO是个有嫉妒心的小媳妇,凡是从她家里面做出的东西(在中国完成的发明或者实用新型),拿出去之前都要获得她的批准(获得向外国提交申请的批准)。否则呀,哼哼,你敢再回家就把你废了(在中国的专利申请不授予专利权)。

  法条:

  专利法第二十条第一款规定,任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的,应当事先报经专利局进行保密审查。

  专利法第二十条第四款规定,对违反本条第一款规定向外国申请专利的发明或者实用新型,在中国申请专利的,不授予专利权。

  如果要把东西拿出去,怎么防止回家跪搓板呢?当然是老老实实上交私房钱了(哦,不对,应该是获得批准之后再拿出去)。SIPO大人(小媳妇)还是很开明的,有三种途径可以选:单独提交保密审查申请、基于中国专利申请提交保密审查申请以及在中国提交PCT申请。三种不同的途径有不同的应用场景。

  1. 家里不好,我先去寻寻野花(先不在中国提交专利申请,先去其他国家提交),那就要单独提交保密审查的申请。在这个情况下,应该注意需要用中文书就的版本去提交申请(不要以为只是去国外就不需要中文版本),并且在拿到了批准后再去其它国家提交申请。

  2. 家里固然好,但是腻了准备去寻寻野花(先在申请中国提交专利申请,再去其他国家提交),那就可以考虑基于中国专利申请提交保密审查申请(基于经验,这种情况下拿到批准的速度比单独提交保密审查申请更快)。建议所有有颗采野花的心(可能去外国提交专利申请)的孩子都在提交中国专利申请的同时请求下保密审查,否则临近提交国外专利申请的期限时就有可能疏忽了或者来不及了。当然,如果你准备随后通过PCT程序(必须是在SIPO提交)进入其他国家的孩子可以无视上面的建议。

  3. 生来就是全世界的孩子(直接在SIPO提交PCT申请),那就不用考虑保密审查的问题了,保密审查是全自动的(我骄傲)。

  需要提醒的是,准备在国外提交专利申请的内容最好与通过保密审查的内容完全对应,如果有新增的内容,建议重新做保密审查以降低被废风险(容易出现在将中国专利申请作为优先权,通过巴黎公约途径向其它国家提出专利申请时)。

  最尴尬的情况

  最尴尬的一个情况就是遇到两个嫉妒的小媳妇(在两国完成的发明或者分不清应该属于哪一国完成的,并且两国都有向外国提交申请的审查要求,并且都有违反规定的严重后果)。以笔者处理较多的中、美合作发明为例,由于中国和美国都有Foreign Filing License的要求,所以这种情况需要小心处理,以免其中一个国家的专利处于被无效或者不能授权的风险之中。

  如果在中、美两国的发明能够分割开,那么建议在中国完成的发明在中国提交申请,在美国完成的发明在美国提交申请。

  更常见的情况是发明无法切割,那就要综合多种因素(例如,双方对专利权属的约定、市场的重要性等)选择一国作为专利申请优先提交国,但是在提交前先去另一国单独请求保密审查(不要随专利申请一起提,因为这样有可能被认为已经违反了优先提交国的Foreign Filing License的要求)。

  最极端的情况是来不及在任何一个国家完成保密审查,必须马上进行提交(例如,马上就要公开成为现有技术了),如果中、美的市场都非常重要,不能够放弃的话,建议先在中国提交专利申请,因为违反美国保密审查的规定还有相应的救济程序,而从现行的规定来看违反中国保密审查的规定没有补救办法。特别提醒,千万不要在两国同日提交专利申请,这样会使得两个申请都处于风险之中。

  当然,对于现实情况还是要具体问题具体分析,特别是不同国家对于在本国完成的发明的要求是不一致的,甚至有些国家要求本国完成的发明必须先在本国进行申请。

  安全第一

  目前为止,在中国笔者还没有注意到有专利因为违反保密审查的规定而被无效,而且也尚不明确SIPO关于专利无效的尺度是实质违反保密审查的规定(专利应该被保密,但是向外国申请了),还是仅需形式违反保密审查的规定(无论专利是否需要被保密,只要未经批准就向外国申请了)。即便如此,保险起见,还是强烈建议在可能的范围内,采取稳妥的方式进行保密审查申请,有效降低风险。


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